Passados cinco anos da concessão do registro de marca, deter...
Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo acerca do registro das marcas, nos termos da jurisprudência do STJ.
O pedido de caducidade do registro da marca da segunda sociedade empresária deverá ser denegado pelo INPI, pois o uso esporádico da marca, a escassez das negociações no mercado e as baixas rentabilidades comparadas com anos anteriores não demonstram a caducidade do registro de marca por desuso.
Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:
I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.
§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.
Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.
Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.
Imagine que uma marca é registrada no INPI. A empresa (de grande porte) começa a fabricá-lo
aqui no Brasil, mas depois de mais de 5 anos, somente produziu cerca de 70 pacotes do
produto. Há risco de haver a caducidade da marca com base no inciso II?
SIM. É possível que se reconheça a caducidade do registro da marca quando, em um período de
cinco anos, o valor e o volume de vendas do produto relacionado à marca forem inexpressivos.
Fonte: Info 563 Dizer o direito
DIREITO EMPRESARIAL. CADUCIDADE DE MARCA POR USO ESPORÁDICO. É possível que se reconheça a caducidade do registro da marca quando, em um período de cinco anos, o valor e o volume de vendas do produto relacionado à marca forem inexpressivos (na situação em análise, 70 pacotes de cigarros que geraram receita de R$ 614,75) em comparação com operações bilionárias realizadas pelo titular no mesmo período (produção de mais de 400 207 bilhões de cigarros). De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, uma vez passados cinco anos da concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o titular da marca demonstrar que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no Brasil, ou que, ainda que interrompido o seu uso, a interrupção não ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não tenha, nesse prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, sem a apresentação de razões legítimas. Quanto ao uso efetivo da marca, a doutrina esclarece que “A Lei não define – e com razão – os atos que hão de constituir uso. O uso é noção intuitiva: usar é exercitar, por em funcionamento. Ao uso, que é uma atividade (= ação), contrapõe-se o desuso, que é, em essência, uma atitude neutra (= omissão). Ambos, uso e desuso, são fatos jurígenos, gerando consequências no campo do Direito. Usar, no sentido que o direito de propriedade industrial empresta a esse verbo, é projetar a marca para o mundo, para que ela, antes mera potencialidade, passe a exercer a função a que se destina. A Lei anterior, ao prever a extinção do registro como sanção para o desuso, empregava o termo uso efetivo. A Lei nova não repete o adjetivo, falando apenas de uso, sem qualquer qualificação. Muito embora o adjetivo 'efetivo' dê acento à realidade do uso, nem por isso nos parece autorizada a conclusão de que a sua ausência leve à aceitação de qualquer uso. É que, em função de sua categoria ôntica, as marcas só podem ser consideradas em uso quando 'ionizem' os bens ou serviços a que se destinem, carregando, simbolicamente, informações sobre eles e comunicando-as ao público. O fio condutor do exame de suficiência de uso é a atuação do titular no sentido de por a sua marca diante do público”. Assim, no caso em análise, o uso esporádico da marca, com escassas negociações no mercado, é inexpressivo dentro da magnitude das operações bilionárias realizadas pela empresa, portanto, insuficiente para configurar e comprovar o uso efetivo da marca apto a afastar a caducidade por desuso. REsp 1.236.218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/2/2015, DJe 11/6/2015 (Informativo 563).
queria saber que marca de cigarros era essa
Salvo engano é COLORADO o nome kkkkkk
"É possível que se reconheça a caducidade do registro da marca quando, em um período de cinco anos, o valor e o volume de vendas do produto relacionado à marca forem inexpressivos".
Fonte: Dizer o Direito (Informativo STJ n. 563)
"Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em território nacional, claramente inicial e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao externo. Produzir no País o produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao requisito legal de 'uso da marca iniciado no Brasil'".
Fonte: Dizer o Direito (Informativo STJ n. 563)
Não consegui visualizar a incidência do art. 143, parece mais uma interpretação forçada do STJ, como de praxe.
Avante!
GABARITO: ERRADO
É possível que se reconheça a caducidade do registro da marca quando, em um período de cinco anos, o valor e o volume de vendas do produto relacionado à marca forem inexpressivos (na situação em análise, 70 pacotes de cigarros que geraram receita de R$ 614,75) em comparação com operações bilionárias realizadas pelo titular no mesmo período (produção de mais de 400 bilhões de cigarros). REsp 1.236.218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/2/2015, DJe 11/6/2015. Informativo n. 0563/Período: 29 de maio a 14 de junho de 2015.
Nitidamente me parece um entendimento sedimentado à base de lobby, diante da ausência de positivação legal a respeito. Me parece injusto, pois, vincula à marca (direito adquirido) a uma condição de mercado e passivo de políticas externas. Diria até inconstitucional por ferir preceitos da CF.
"A Lei 9.279/96 prevê a possibilidade de o registro da marca caducar se não for usada:
Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:
I — o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II — o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
Imagine que uma marca é registrada no INPI. A empresa começa a fabricá-lo aqui no Brasil, mas ele só é vendido para o mercado externo, nunca sendo comercializado aqui. Há risco de haver a caducidade da marca com base no inciso I?
NÃO. Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em território nacional, claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao externo. Produzir no País o produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao requisito legal de “uso da marca iniciado no Brasil”.
Imagine que uma marca é registrada no INPI. A empresa (de grande porte) começa a fabricá-lo aqui no Brasil, mas depois de mais de 5 anos, somente produziu cerca de 70 pacotes do produto. Há risco de haver a caducidade da marca com base no inciso II?
SIM. É possível que se reconheça a caducidade do registro da marca quando, em um período de cinco anos, o valor e o volume de vendas do produto relacionado à marca forem inexpressivos.
No caso analisado pelo STJ, o uso esporádico da marca, com escassas negociações no mercado, foi considerado inexpressivo dentro da magnitude das operações bilionárias realizadas pela empresa, portanto, insuficiente para configurar e comprovar o uso efetivo da marca.
STJ. 4ª Turma. REsp 1236218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/2/2015 (Info 563)."
CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Caducidade de marca (art. 143 da LPI). Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <>. Acesso em: 18/03/2023
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